김미미씨는 열심히 모은 돈으로 네일샵을 차리고 상표등록을 마쳤습니다. 그런데 어느날 단골손님이 옆동네에 똑같은 간판이 있다며, 2호점이 생긴 것인지 물어봤습니다. 김미미씨는 너무 황당하고 화가 나서, 본때를 보여주고 싶습니다. 어떻게 하면 될까요?
내 상표를 베낀 짝퉁상표에게 법적조치를 하려면 우선 상표등록이 필수입니다. 상표출원만 한 상태라면 아직 완전한 법적권리를 보장받은 상태가 아니기 때문에, 법적조치를 취하기는 약간 이른 시점이라고 할 수 있습니다. 물론 법적조치(특히 소송)에는 시간이 많이 걸리기 때문에, 미리 법적조치 신청을 해두는 것도 고려할 수 있습니다. 하지만 상표등록보다 재판이 먼저 진행된다면, 재판에서 패소할 수 있기 때문에 주의가 필요합니다. 아직 출원단계이지만, 빨리 법적조치를 취하고 싶다면 우선심사신청을 해서 상표등록을 빨리 시키는 것이 좋습니다.
다만 내가 상표를 등록했다 하더라도 상대방이 선사용권을 가지는 경우 법적조치를 취할 수 없습니다. 선사용권이란 상대방이 내 등록상표와 동일/유사한 상표를 부정한 목적없이 상표출원전부터 상표를 사용하고 있었고, 그 상표가 어느정도 인지도가 있는 경우에 상대방에게 부여되는 권리입니다. (상표법 99조) 요건을 만족한다면, 선사용권을 가지는 사람은 상표등록과 관계없이 계속 상표를 사용할 수 있습니다.
실무례상 상당한 기간 동안 선사용을 해야하기 때문에, 만약 상대방이 선사용한 기간이 며칠 되지 않는다면 선사용권을 가지기 어렵습니다. 상대방이 선사용권을 가지는지 고민된다면 변호사에게 상담을 의뢰하는 것을 추천드립니다.
1단계 법적조치로는 내용증명발송을 보내는 것이 일반적입니다. 내용증명은 상대방에게 공식적으로 "상표침해를 중단하고, 손해를 배상하라."는 의사를 우체국을 통해 전달하는 방법입니다. 우체국에서 공식적으로 입증을 해주기 때문에, 향후 재판에서 유리한 증거로 쓰일 수 있습니다.
내용증명은 인터넷에서 양식을 다운로드 받아서 직접 보낼 수도 있고, 변호사/변리사에게 내용증명 발송을 맡길 수도 있습니다. 직접 보낸다면, 수수료를 아낄 수 있는 장점은 있지만, 변호사/변리사에게 맡긴다면 상대방을 효과적으로 압박하는 효과를 거둘 수 있습니다. 변호사/변리사에게 내용증명 발송을 맡기는 경우, 일반적으로 40~60만원의 비용이 듭니다.
내용증명을 보내서 사용중단을 요구했지만, 상대방이 응하지 않는다면 강제로 상표침해를 중단하기 위해서 '상표사용금지 가처분' 신청을 할 수 있습니다. 상표사용금지 가처분 신청은 "상표사용을 중단하고, 상표를 도용해서 만든 상품을 집행관에게 보관시켜달라."는 내용의 신청입니다.
가처분신청을 하는 경우, 일반적인 민사소송보다 소송절차가 신속하게 진행되므로, 침해구제가 보다 신속하게 이루어질 수 있는 장점이 있습니다. 가처분신청에서 승소하기 위해서는 상대방이 내 상표와 혼동가능성이 있는 상표를 사용하고 있거나, 사용할 개연성이 크다는 사실을 입증해야 합니다. 상대방이 내 상표를 사용하고 있는 사진, 캡쳐화면 등을 입증자료로 준비하면 도움이 됩니다.
혼동가능성은 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념, 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합해서 보통 사람이 오인·혼동할 우려가 있는지의 기준으로 판단합니다. 상표를 침해당했다고 생각한다면, 혼동가능성이 확실한지를 변호사와 상담해 보는 것을 추천드립니다.
상표침해를 중단하지 않는다면, 상표침해에 따른 손해를 배상하라는 소송을 청구할 수 있습니다. 물론 상대방이 상표침해를 이미 중단하였다고 하더라도, 침해한 기간만큼의 손해배상을 청구할 수 있습니다.
이 소송은 일반민사소송이기 때문에 1심 기준으로 1~2년의 시간이 소요되므로, 결과를 얻을 때까지 다소 인내심이 필요합니다. 이 소송에서 침해로 인하여 입은 손해를 객관적으로 입증하는 것이 중요하므로, 손해액을 산정할 수 있는 객관적 증거자료를 잘 준비해야 합니다.
상표침해행위가 있다면 상표침해죄로 형사고소를 할 수 있습니다. (상표법 제230조) 이 경우 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처할 수 있습니다. 형사고소를 하고 상대방이 처벌받더라도 이 절차 만으로 상표침해행위를 중단시키거나, 손해배상을 받을 수 없다는 점을 주의해야 합니다. 형사고소는 어디까지나 형사적인 처벌을 목적으로 하기 때문입니다.
물론 고소를 당하고 처벌을 받을 위기에 처하면 상대방이 자발적으로 침해행위를 중단하고 손해배상을 할 가능성이 있기 때문에, 상황에 따라서는 유효적절한 구제수단이 될 수 있습니다.